Доменное имя (домен) – обозначение для адресации сайтов в сети Интернет. Например, bgplaw.com.
Доменные споры – категория споров об использовании в доменных именах обозначений, сходных со средствами индивидуализации (например, товарными знаками и/или фирменными наименованиями), права на которые принадлежат третьим лицам.
Например, BGP Litigation зарегистрировала товарный знак для юридических услуг и законно использует его словесный элемент в доменом имени bgplaw.com. Если бы доменное имя использовалось иным лицом для оказания аналогичных услуг, такое использование могло бы быть квалифицировано как нарушение, т.е. мог бы иметь место доменный спор.
Нарушением исключительных прав на товарный знак могут быть признаны:
- Использование тождественного или сходного обозначения для однородных товаров или услуг.
Для признания использования домена нарушением истец должен доказать:
1. Сходство домена с товарным знаком или иным средством индивидуализации, и
2. Однородность товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и товаров/услуг, в отношении которых используется домен.
- Недобросовестная регистрация доменного имени.
Для признания приобретения прав на домен (в случае неиспользования домена) нарушением, истец должен доказать, что такие действия являются недобросовестной конкуренцией. Например – домен приобретен исключительно с целью дальнейшей перепродажи или «вытеснения» конкурента с рынка, а не для использования в предпринимательской деятельности.
Ответчиком по доменному спору может быть:
- Администратор доменного имени,
- Регистратор доменного имени, если
Регистратор совершил нарушение совместно с администратором, или
Невозможно достоверно установить администратора домена.
Где рассматриваются доменные споры?
Доменные споры, как споры о нарушении прав на средства индивидуализации, рассматриваются арбитражными судами вне зависимости от субъектного состава[5]. Однако на практике бывают исключения: если администратор домена – физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, то дело может быть рассмотрено в суде общей юрисдикции. Например, дело № 2-325/2024.
Отсутствие доступа к сайту, к которому адресует доменное имя, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
1. Дело № А41-68198/2021
ООО «Бесогон» является правообладателем серии товарных знаков со словесными элементами «Бесогон/Besogon».
Общество обратилось к администратору домена besogon.tv с требованиями о признании незаконным использование товарных знаков в доменном имени и запрет на использование обозначения «besogon» в доменном имени besogon.tv, а также обязать регистратора доменного имени аннулировать регистрацию доменного имени besogon.tv.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Суд исходил из того, что нарушение отсутствует, поскольку на момент судебного разбирательства отсутствовал доступ к сайту, расположенному под спорным доменом.
Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали выводы суда первой инстанции и оставили решение без изменений.
Верховный суд не согласился с нижестоящими судами. Суд указал, что отсутствие доступа к сайту, как и отсутствие информационного наполнения сайта, не препятствует пресечению действий, которые нарушают право или создают угрозу такого нарушения.
«Отсутствие доступа к сайту, располагавшемуся под доменным именем «besogon.tv», само по себе не является препятствием для пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, и основанием для отказа в иске по доменному нарушению».
Определение ВС РФ от 02.11.2024 по делу № А41-68198/2021
Статус: по результатам нового рассмотрения дела в суде первой инстанции исковые требования удовлетворены частично, срок на подачу апелляционной жалобы не истек.
Поддержание регистрации доменного имени после признания товарного знака общеизвестным может являться нарушением.
2. Дело
А40-149116/2024
ООО «Интернет Решения» является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «Ozon», в том числе общеизвестного товарного знака № 176.
Компания обратилась в суд с требованиями к администратору доменных имен о признании действий по регистрации и использованию доменных имен нарушением исключительных прав на товарные знаки компании, в том числе на общеизвестный товарный знак № 176, о запрете использовать обозначение в доменных именах, о взыскании судебной неустойки.
Суд удовлетворил заявленные требования.
Суд отметил, что не имеет значения факт, что товарный знак был признан общеизвестным после даты регистрации части доменных имен.
«…Совершение ответчиком действий, направленных на поддержание в силе регистрации данного доменного имени в период после даты признания общеизвестным товарного знака истца, представляют собой нарушение исключительного права на указанные товарные знаки, принадлежащие истцу».
Решение АСГМ от 13.01.2025 по делу № А40-149116/24
Статус: решение суда первой инстанции вступило в силу, апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения. Срок на подачу кассационной жалобы не истек.
Регистрация доменного имени сама по себе может образовывать нарушение, если она является актом недобросовестной конкуренции.
Действия администратора по приобретению прав на доменное имя могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции[1].
По общему правилу для признания недобросовестной конкуренции необходимо доказать, что ответчик является конкурентом. В доменных спорах сделано исключение из этого правила – администратор домена может не быть конкурентом правообладателя, т.е. лица могут заниматься совершенно разной деятельностью.
«Злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком … может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке».
Постановление СИП от 11.12.2024 по делу № А40-187624/2023
При рассмотрении дел о признании регистрации доменного имени актом недобросовестной конкуренции учитывается дата регистрации доменного имени. Регистрация доменного имени до даты регистрации товарного знака по общему правилу свидетельствует об отсутствии недобросовестности у администратора доменного имени.
«Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанции о том, что по делам о защите права на товарные знаки, схожие с доменными именами, хронология регистрации значимостью не обладает. Однако последовательность и сроки регистрации доменного имени и товарного знака значимы для дел о недобросовестной конкуренции, в рамках которых подлежит установлению иной круг обстоятельств».
Постановление СИП от 22.08.2024 по делу № А49-3525/2023
Использование доменного имени для переадресации на сайт с товарным знаком правообладателя может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции.
3. Дело № А55-40427/2023
NUGA MEDICAL CO. LTD является правообладателем товарного знака № 340918.
Компания обратилась в суд с требованиями к администратору доменного имени nugabest.ru.com, а именно о запрете использовать товарный знак в доменном имени, а также о запрете администрировать доменное имя.
Суд установил, что администратор домена ранее был дилером компании. По окончанию сотрудничества ответчик зарегистрировал на свое имя доменное имя nugabest.ru.com. После получения претензии правообладателя ответчик зарегистрировал новое доменное имя – nugamarket.ru, на котором реализуются товары с товарным знаком правообладателя, а nugabest.ru.com используется для переадресации на сайт с доменным именем nugamarket.ru.
Суд удовлетворил требования истца.
Суд исходил из того, что ответчик не доказал наличие законных прав и интересов в отношении доменного имени nugabest.ru.com, в том числе наличие сходного товарного знака или сходного фирменного наименования.
«Впоследствии после получения претензии истца ответчик создал так называемое "зеркало" первоначально заявленного в иске сайта, дублирующее изначально заявленный в иске, зарегистрировав новое доменное имя nugamarket.ru, на которое производится переадресация.
<…>
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени nugabest.ru.com и дальнейшему администрированию указанного доменного имени подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.»
Решение Арбитражного суда Самарской области от 27.03.2024 по делу № А55-40427/2023
Статус: решение суда первой инстанции вступило в силу, апелляционная жалоба не подавалась.
Регистрация доменного имени с целью его последующей продажи может указывать на недобросовестную конкуренцию.
4. Дело № 2-325/2024
Dongfeng Motor Corporation
является правообладателем международного товарного знака № 1575700 .
Компания обратилась в суд с иском к администратору домена voyah.ru о защите исключительного права на товарный знак, в том числе об аннулировании доменного имени, запрете ответчику использовать обозначение в доменном имени.
Суд удовлетворил заявленные требования. Суд установил, что доменное имя было зарегистрировано раньше, чем товарный знак. Однако суд учел доказательства истца: (1) ответчику с высокой вероятностью было известно о бренде «VOYAH» до даты регистрации товарного знака, (2) обозначение обладает высокой степенью фантазийности, (3) ответчик неоднократно предлагал доменное имя к продаже.
Данные обстоятельства суд учел в рамках стандарта доказывания «баланс вероятностей» и пришел к выводу, что вероятность случайной регистрации ответчиком доменного имени с тождественным элементом исключена. В результате суд констатировал, что действия ответчика по регистрации доменного имени являются недобросовестной конкуренцией.
«Учитывая, что новости о создании бренда были опубликованы раньше, чем состоялась регистрация доменного имени, а также высокую степень фантазийности обозначения, которую признает истец и не оспаривает ответчик, суд приходит к выводу, что вероятность случайного совпадения исключена.
<…>
Более того, доменное имя неоднократно выставлялось истцом на продажу, что подтверждается скриншотами с сайта – бесплатного онлайн-архива некоммерческой библиотеки «Архив Интернета».
Решение Волгодонского районного суда от 09.10.2024 по делу № 2-325/2024
Cтатус: решение суда первой инстанции не вступило в силу, ответчик подал апелляционную жалобу.
Действия правообладателя товарного знака по «обратному захвату» домена могут быть признаны злоупотреблением правом, если администратор домена длительное время добросовестно использовал доменное имя.
«Обратный захват» домена – заведомо недобросовестные действия правообладателей товарных знаков, направленные на инициацию судебных разбирательств против администраторов сходных или тождественных доменных имен, использующихся добросовестно.
До 2022 г. «обратный захват» домена не считался противоправной практикой. Суды удовлетворяли иски правообладателей «младших» товарных знаков к администраторам «старших» доменов, ссылаясь на то, что доменное имя не является объектом исключительных прав, и его дата регистрации не имеет значения при оценке правомерности использования товарного знака.
В 2022 г. СИП в Постановлении от 06.10.2022 по делу № А40-64732/2021 указал, что такие действия являются частным случаем недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. Эта позиция нашла отражение в практике 2024 г.
5. Дело № А40-188058/2023
ООО «ОПТИСАЛТ» в 2018 и 2020 году зарегистрировало товарные знаки № 650050 и № 780072.
Общество обратилось в суд с исковым заявлением к администратору доменного имени optisalt.ru о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации.
Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Суд установил, что истец и ответчик совместно осуществляли предпринимательскую деятельность. В этот же период ответчик зарегистрировал на свое имя доменное имя optisalt.ru. После прекращения сотрудничества ответчик продолжил использовать доменное имя.
Суд отметил, что доменное имя обрело широкую популярность и посещаемость ввиду активных действий ответчика, в частности по закупке дизайна, посещении тематических выставок и т.д. Учитывая приведенные обстоятельства, суд пришел к выводу, что действия истца направлены исключительно на причинение вреда ответчику.
«Учитывая существенную разницу в сроках между регистрацией товарных знаков истца в 2018 и 2020 годах и регистрацией доменного имени в 2005 году с последующим его использованием ответчиком на протяжении длительного периода (более 18 лет), а также совокупность вышеуказанных обстоятельств суды пришли к обоснованному выводу о том, что, инициирование судебного разбирательства с применением к ответчику конкретных мер защиты очевидным и явным образом свидетельствует о намерении причинить вред ответчику».
Постановление СИП от 24.09.2024 по делу № А40-188058/2023
Статус: решение суда оставлено в силе судами апелляционной и кассационной инстанции, срок на обжалование в ВС РФ истек.
Рекомендации по формулировнию исковых требований
Исковые требования должны соответствовать п. 4.2.1 Положения Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 № 2012-07/47.
В резолютивной части решения суда должна содержаться одна из следующих формулировок:
- запрет администратору использовать в доменном имени обозначение, права на которое принадлежат правообладателю,
- запрет администратору использовать соответствующее доменное имя, или
- признание администрирования домена администратором нарушением прав правообладателя.
В просительной части искового заявления указывайте доменное имя без «https://» или «www.», в противном случае регистратор доменного имени может отказать в исполнении решения.
К администратору доменного имени может быть заявлено требование об обязании передать правообладателю право администрирования доменного имени.
Ранее в практике требование о передаче прав на доменное имя не признавалось надлежащим способом защиты исключительного права на товарный знак.
«Так как в ГК РФ, в иных законах не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, выводы судов о том, что истцом в части данного требования избран неверный способ защиты права являются обоснованными».
Постановление СИП от 08.02.2021 по делу № А55-31630/2019
В 2024 году Суд по интеллектуальным правам опубликовал Рекомендации научно-консультативного совета по вопросам, возникающим при рассмотрении требований о пресечении нарушений исключительных прав, в которых указал, что требование о передаче прав на доменное имя является допустимым.
«С учетом этого требование о передаче права администрирования доменным именем в качестве способа пресечения нарушения допускается в случаях, когда сама регистрация домена признана нарушением (указанный второй случай доменного нарушения) и такая передача не противоречит действующему регулированию, а также не нарушает права третьих лиц».
П. 1 Рекомендаций НКС при СИП по вопросам, возникающим при рассмотрении требований о пресечении нарушений исключительных прав (утверждены постановлением Президиума СИП от 18.04.2024 № СП-22/6)
